Saiba quando pode ocorrer a perda do direito marcário.

O direito de propriedade e exclusividade da marca são conferidos pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial e corresponde um dever legal de uso, decorrente da função social da propriedade, estabelecida na Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, XXIX e no artigo 2º da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96.


A função social está diretamente relacionada ao uso, identificar o produto ou o serviço em meio aos concorrentes, esclarecer a origem do produto ou do serviço, garantir a qualidade e dar publicidade ao produto ou ao serviço, criando um elo de identificação com o consumidor e com o mercado.


Após a concessão do registro da marca, o seu titular tem o dever, por lei, de fazer uso dela, sob pena de perder o seu direito.


As hipóteses, taxativas, de perda de direito marcário, estão previstas na Lei da Propriedade Industrial e ocorrerem nos seguintes casos:


- Expiração do prazo de vigência: o registro da marca tem validade por 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período, desde que observados os trâmites legais. Em caso de não prorrogação do registro, o titular do registro, perde o direito sobre a marca.


- Renúncia: o titular pode renunciar o seu direito sobre total ou parcialmente, em relação aos produtos ou serviços reivindicados. Além disso, o abandono pode ocorrer por meio do seu representante legal.


- Caducidade: qualquer terceiro interessado, que demonstrar o legítimo interesse, poderá requerer o pedido de caducidade de um registro, observado o princípio da especialidade.


- Ausência de procurador qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representação administrativa e judicial, em caso de pessoas domiciliadas no exterior. Em que pese as formas de perda de direito mencionadas, beste artigo vamos tratar, especialmente, da caducidade.


De acordo com a Lei, o registro caducará se, decorridos 5(cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento I) o uso da marca não tiver sido iniciado, no Brasil; II) o uso tiver sido interrompido por mais de 5(cinco) anos consecutivos OU se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração do seu caráter distintivo original.


Importante observar da norma legal que o prazo estabelecido (5 anos) para início do uso da marca, no Brasil, começa a contar da data da concessão do registro, logo, enquanto a marca estiver em processo de registro, não há obrigatoriedade de uso, uma vez que não há um direito consolidado, apenas uma expectativa de direito.


Além disso, importante chamar a atenção para a parte final do dispositivo legal, quando prevê a hipótese de caducidade pela alteração da marca.


Não são raros os casos em que nos deparamos com marcas requeridas e concedidas sob uma apresentação visual e, com o passar do tempo, sofrem alterações e/ou modernizações.

O titular de uma marca deve se atentar para essas modificações, pois, se a marca originalmente registrada, sofrer alteração que implique na perda do seu caráter distintivo, está vulnerável a sofrer um processo de caducidade.


Pois bem, mas e se o titular de um registro de marca sofrer um processo de caducidade, quais são os meios de defesa?


1. Demonstrar o uso da marca, através de todos os meios de prova em direito admitidos. Exemplo: notas fiscais, publicidade, itens promocionais, contratos de licença e cessão, e materiais de mídia, dentre outros.


O período de investigação do uso da marca deve observar a data do requerimento da caducidade, ou seja, se o processo foi instaurado em outubro de 2019, as provas a serem apresentadas devem corresponder aos últimos 5 anos, a contar dessa data, ainda que o titular do registro tenha sido notificado da instauração do processo somente meses depois.


2. Demonstrar que o uso da marca não foi interrompido: o uso da marca não pode ser esporádico ou eventual, na verdade, o titular do registro deve demonstrar o uso contínuo e duradouro, mediante todas as provas em direito admitidas.


Entretanto, em casos especiais, o titular pode demonstrar que a interrupção ou o desuso da marca ocorreu por razões legítimas, de acordo com as diretrizes do INPI.


A caducidade de uma marca pode ocorrer total ou parcialmente, de acordo com os produtos ou serviços descritos no certificado de registro. Assim, a prova de uso deve compreender todos os produtos ou serviços especificados, sob pena de caducidade parcial daqueles não comprovados.

O legítimo interesse, a ser demonstrado pelo terceiro interessado, responsável pela instauração do processo de caducidade caracteriza-se por marcas idênticas ou semelhantes, para distinguir produtos idênticos, semelhantes ou afins, direito de personalidade, direito autoral, dentre outros.


Por todos esses fatores, muitas vezes desconhecidos, o registro de uma marca vai muito mais além do titular obter o certificado de registro, pois necessita cuidado, observância da lei e, principalmente, a vigilância por um profissional qualificado, capacitado, capaz de orientar seu cliente na tomada de decisões quando se trata de alteração da marca, alertá-lo sobre os prazos a serem cumpridos, dentre tantas outras funções importantes para manter o registro válido, evitando a perda do direito marcário.

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